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在德國進行專利訴訟的策略和技巧
知識產權網 新聞來源:知識產權報 發布時間:2014/5/4 23:34:25

在德國進行專利訴訟的策略和技巧

 

由于德國專利法院做出的判決頗為嚴謹和公正,很多專利權人通常選擇在德國進行訴訟。隨著越來越多的中國當事人被卷入發生在德國的專利訴訟,為了讓中國公司了解和熟悉在德國進行專利訴訟的基本策略和技巧,使得不論是原告還是被告均能保護好自己的合法權益,本報特刊登兩位具有德國專利訴訟實務經驗的律師撰寫的文章,通過對德國專利訴訟程序的介紹,讓更多中國企業掌握相關訴訟技巧,提高應對涉外專利訴訟的能力。

  德國是國際專利糾紛管轄地選擇的熱門地。對于中國公司而言,無論是作為原告還是被告,做好在德國進行專利訴訟的應對準備是十分重要的。

  筆者將擇要介紹德國專利訴訟體系的主要特點以及德國專利糾紛中應予注意的一些具體問題。

  充分準備應對訴訟

  ()收集證據

  1. 專利侵權訴訟中的舉證責任

  在同為大陸法系的德國,與在中國一樣,原告負有侵權舉證責任,須就涉嫌的侵權行為提供證據。通常,至少要提供被告的涉嫌侵權產品或方法特征的證據,用以證明被控侵權產品或方法與所主張的專利權利要求的每一個特征相同或等同。涉及被控侵權產品或方法的證據一般要包括樣品、圖樣或其他實物證據。

  2.無訴前證據開示程序

  德國法律中沒有美國式的證據開示程序。然而,如果專利權人能夠證明侵權的充分可能性,專利權人可以請求檢查被控產品或方法,或者要求被告提供某些文件(德國專利法第140c條,德國民法典第809)。檢查請求可以在侵權訴訟程序中提出,或者在主侵權訴訟前作為獨立的程序提起,為訴訟做準備。根據德國法律,檢查請求可以在訴前禁令程序中予以執行。

  還需要注意的是,在特殊情況下,德國法院體系接受域外獲得的證據。因此,可以利用獲取證據的其它有效機制來取得證據,這些證據可以用于支持在德國的侵權訴訟請求。在中國取得的照片或其他產品介紹以及現有技術文件可以在德國法院審理程序中使用。所述文件必須連同其德文譯文一并提交,因為德國法院法第184條要求所有提交的文件必須為德文。

  3. 專家意見

  同中國法院的實踐一樣,專家意見在德國專利訴訟中不是必須的。在德國專利訴訟實踐中,法院可以指定技術專家回答與特殊技術問題有關的詢問。這些專家須嚴格中立并且擔當法院的顧問。技術專家須出具書面報告,并通常會被要求在口頭審理中陳述意見。

  ()專利的選擇

  依據德國專利法第145條,原告須使用與侵權產品有關的所有可能的相關專利。德國專利法第145條禁止原告基于不同的專利針對相同的侵權行為提起多個訴訟。

  對于復雜情況,如果專利/單個侵權情況各異,法院可以決定將糾紛分開,在不同程序中審理。這樣的做法使得即便涉及多個專利,也可以在查清侵權情況的基礎上快速做出判決。

  ()訴訟當事人的選擇

  原告須證明其依據涉訴專利提出訴請的身份適格。原告身份并不限于是擁有專利的專利權人。如果被許可人能夠證明專利權人轉讓了源于專利的索賠請求,并授權被許可人進行訴訟程序,被許可人也可以提起侵權訴訟。如果許可協議包括相關規定,向法院提交許可協議復印件即可。大部分訴訟當事人不希望公開詳細的許可條件,因而向法院提交另行簽署的獨立文件。需要強調的是,這種情況不要求轉讓專利,轉讓僅限于源于專利的索賠請求。

  被告可以是不同的多個受送達人。若可以證明在德國實施了侵權行為(生產、銷售、進口等)或參與侵權,所有涉及侵權行為的當事人均對侵權行為負有責任。公司經理人、顧客、子公司、母公司均可涉訴,只要能夠證明他們對侵權行為負有責任。被告的選擇要求對其在德國市場上的行為和具體公司結構進行詳細分析。如果在判決做出后,如果存在常務董事或公司董事會成員以另一家公司名義繼續侵權的風險,通常也會起訴這些相關人員。

  訴前聯絡

  根據德國法律,沒有在提出侵權訴訟前聯系專利侵權人的法定要求。唯一的風險是,如果在起訴后被告立即承認侵權且被告不提起訴訟,根據德國民事訴訟法第93條,原告須支付訴訟費用(包括訴訟費和被告一方的代理費)。即便被告不太可能承認侵權,還是建議在提起訴訟前聯系侵權人,以便查明對方是否可能援引相關現有技術文件或提出針對侵權情形的抗辯(在先使用權等)或進行和解協商。

  ()警告函

  專利權人在訴訟前與侵權人聯系的常規機制是警告函。警告函包括對侵權情況的描述和須由侵權人簽署的消極保證條款。在警告函中,專利權人應明確如果侵權人拒絕簽署所要求的聲明,專利權人會提起訴訟。

  根據德國法律,如果不存在侵權情況,警告函會導致民事侵權。特別是,如果警告函發給顧客,則存在實際風險。德國聯邦最高法院已經規定,警告函可以被視作對收函人財產權利的侵犯,并且依據德國民法典第823條,在不同案件中已判罰損害賠償。特別是在需要獲取更多的對方產品信息來準備最終侵權分析或對專利有效性存在實質疑慮的案件中,不建議發出警告函。

  ()權利的查詢

  為了避免警告函的上述風險,可以向可能的侵權人發出權利查詢函。這種權利查詢函不包括停止侵權聲明,而僅僅描述侵權情況,并包括對侵權進行討論的邀請。

  權利查詢函的收函人通常會答復專利權人,但這并非其義務。如果侵權人未做出回應或沒有做出適當的回復,向侵權人施加壓力的下一步措施是發出警告函。

  ()反面聲明判決程序和魚雷行動

  需要注意的是,侵權人可以提起訴訟獲取反面聲明判決,作為對警告函的反應。這意味著被告可以啟動法院訴訟來獲得其未侵犯專利權的判決。也可以利用反面聲明判決程序確立有利的管轄或延緩法院審理程序,特別是如果反面聲明判決程序在司法管轄遲緩的歐洲國家啟動(所謂的意大利魚雷”)則更是如此。歐洲法院已經做出決定,限制將意大利魚雷作為策略使用。然而,仍然有侵權者試圖使用這一戰略方法。

  提起專利侵權訴訟

  ()法院管轄

  1. 訴訟事項的管轄權

  依據德國專利法第143條,地區法院民事法庭對所有專利糾紛享有排他性的管轄權,不論爭議價值的大小。

  每個地區法院均設有地區法院專門審判庭,專門審理知識產權糾紛。曼海姆和杜塞爾多夫地區法院的專利審判庭在專利糾紛審理上具有很高聲譽。大部分的德國侵權案件由這兩家法院審理。

  2. 地方管轄權

  侵權訴訟可以向被告營業地的地區法院專利審判庭(德國訴訟法第121317)或向原告可以證明的專利侵權地的地區法院專利審判庭提起(德國訴訟法第32)。如果在德國從事了銷售行為,通常所有德國專利審判庭都具有管轄權。這就允許原告選擇專利訴訟審判經驗豐富的法院。如上所述,大部分原告選擇曼海姆或杜塞爾多夫地區法院提起專利訴訟。

  ()侵權案件中的訴訟請求

  1. 申請訴前禁令

  依據德國專利法第139條第(1)款,專利權人可以要求停止侵權。在違反法庭判令的情況下,這一訴求通常要連帶有支付罰金的責任。

  2. 支付損害賠償金

  同中國的專利體系一樣,德國法律下沒有處罰性的損害賠償。德國損害賠償體系依據的原則是,專利權人可以對其遭受的實際損害要求賠償。計算損害賠償的主要原則可以歸納如下:

  依據德國專利法第139條第(2)款,如果被告對侵權行為的實施存在惡意或過失,須支付損害賠償。惡意侵犯專利權要求侵權人明知專利權以及其使用專利未經授權。而在實踐中,意圖因素不起主要作用。侵權人是意圖侵權還是僅僅因為過失侵權,對判罰的損害賠償額通常影響很小。根據聯邦最高法院的判例法,任何人在德國生產一種產品,或將其進口到德國應證明其產品是否侵犯了專利權,或應準備由專家做出的充分的分析。實際上,這就意味著任何侵犯了專利權的人,通常至少構成過失犯罪,并因此負有承擔損害賠償的義務。被告很難證明其行為至少沒有過失。

  根據德國法律,計算損害賠償的方法如下:

  第一種方法即所說的許可推定法:專利權人和侵權人之間視作簽署了許可協議。侵權人須支付合理情況下合同雙方應同意支付的許可費(聯邦最高法院, GRUR1992 432- Control Devices I)。法庭決定作為損害賠償計算基礎的合理的專利稅率,而被告須提供與侵權產品有關的涉及生產和銷售行為的細節。作為許可推定法的結果,侵權人無須支付畸高的許可費作為對侵權行為的懲罰,而是被視作其與專利權人簽署了許可協議。而從原告的角度而言,這正是許可推定法的問題所在。

  確定損害賠償的另一種可能是重獲侵權人取得的收益。侵權人被視作為了專利權人的利益進行經營并獲取收益。依重獲收益計算的損害賠償金額取決于與侵權產品有關的收益和生產成本所占份額。依據德國聯邦最高法院判例法,侵權人僅可扣除與侵權產品的制造和銷售有關的非固定成本。侵權人無權從收入中扣除間接成本。依據侵權人收益計算的損害賠償通常高于依據許可推定法計算的損害賠償,特別是如果涉訴產品的收益率高時。

  第三種計算損害賠償的方法是收益損失法。依據這一方法,專利權人可以就因侵權行為而喪失的其自己進行銷售而應獲得的收益提出要求。收益損失也可以涉及專利權人因其降低自己產品的價格而減少的收益。德國法院實踐中較少采用收益損失法,因為執行這一訴求要求專利權人公開其自己的收益率。

  多數原告選擇許可推定法或侵權人收益法。特別是,在聯邦最高法院決定不再允許侵權人從收益中扣除與侵權產品沒有直接聯系的間接成本后,更多地采用侵權人收益法。依侵權人收益法可得到更高的損害賠償金額。

  上述所有方法均要求提供與生產和銷售行為有關的信息。因此專利侵權訴訟通常要求侵權人提供與銷售、收益和所有其它與經營有關的信息和賬號,用于專利權人依據上述方法之一計算損害賠償。專利權人可以要求基于上述三項可選方法計算損害賠償所需的所有信息,然后選擇一種能夠算出最高金額的方法。對三種不同方法的選擇取決于專利權人的專利情況,但是所述方法不能混用或結合使用。

  如果訴訟當事人不能就準確的損害賠償金額達成共識,專利權人另行起訴,該起訴以確定準確的損害賠償金額為限。

  3. 進一步的訴求

  專利權人可以提出與侵權訴訟有關的進一步的訴求:

  專利權人可以要求提供有關侵權產品源頭和該產品進一步銷售的信息,以判定供銷網絡。這使得專利權人可以確定另外的侵權人,其可能是其它訴求的被送達人。

  專利權人可以進一步提出銷毀侵權產品的訴求(德國專利法第140a(1))

  德國專利法(德國專利法第140a(3))進一步賦予專利權人提出召回侵權產品訴求的權利。這意味著侵權人將被迫經由銷售網絡召回產品。

  專利無效請求

  德國專利訴訟體系的一個關鍵特點是侵權審理程序與無效決定分開。如上所述,侵權審理程序由地區法院進行。在侵權審理程序中,侵權人不能對涉訴專利提出無效理由,而只能向位于慕尼黑的德國專利法院提出無效訴訟。在慕尼黑德國專利法院,無效訴訟是一個獨立的法院程序。如果專利的有效性未在無效程序中受到攻擊,侵權法院須認可授權的專利。

  向聯邦專利法院提出無效程序的被告通常會要求中止侵權程序。只有在專利被無效的可能性很大時,侵權法院才會中止侵權審理程序。法院希望避免被告因策略原因而使用無效手段,即導致延期。

  如果專利被法院宣告無效,該決定普遍適用而不僅是在當事人之間適用。

  侵權程序的過程

  根據德國法律,侵權法院程序的正常過程如下:

  ()提交訴狀

  原告通過提起訴訟啟動法院審理程序。起訴須包括所有相關事實和與證據(產品樣品、檢測報告等)證實的侵權情況有關的主要法律理由。原告須預付訴訟費。

  然后,法院會向被告送達訴狀。

  ()交換理由概要和口頭審理

  根據各法院獨立的實踐,進一步的法院審理程序有所不同。

  1. 法院會設定被告提交答辯的時限,然后安排口頭審理。在口頭審理之前,通常有兩次或更多次的書面理由概要交換。根據相關年份案件數量,法院通常在提起訴訟后的五至九個月內安排實質的口頭審理。德國有些法院會安排一個簡短的初步口頭審理,來討論一些常規問題并詳述審理過程。

  根據德國法律,口頭審理中不設陪審團,而是三名法官,他們具有法律背景而沒有技術背景,但經常處理技術問題。在口頭審理中,法院通常會提示其傾向于作出決定的方向。如果法院認為其已經了解了所有事實,會結束口頭審理并作出決定(通常在口頭審理結束后的四至八周)。如果被告因未決的無效案件而提出中止審理,法院會決定是否終止法院訴訟。如果法院認為有必要就獨立的技術問題取得專家意見,會做出決定,聽取專家意見。

  2. 一審判決在八至十二個月內做出。然而,對于無效程序或異議程序過程中中止的侵權審理程序,侵權法院做出的決定會大大延遲,因為訴訟當事人須等待無效程序或異議程序的結果,所述程序可能需要二年或更長的時間。

  3. 在法院一審判決作出后的一個月內,可以針對侵權法院的一審決定向高級地區法院上訴。上訴程序通常的平均期間為一到兩年。

  訴前禁令

  制止專利侵權的最快方法是訴前禁令,其依據是德國民事訴訟法典(ZPO)一般規則的第935936940條。盡管在專利侵權中獲得訴前禁令存在可能性,但可能性僅存在于特殊情況下的案件。訴前禁令的目的是使專利權人的訴求迅速得到執行,以制止侵權行為。給予其它救濟,如判處損害賠償,只能通過常規的侵權訴訟實現。專利權人可以在訴前禁令程序后或甚至同時提起常規的侵權訴訟。

  ()訴前禁令的法律條件

  訴前禁令救濟的請求人必須證明如果不迅速簽發禁令,其專利權會受到顯著妨礙。因此,此類訴求需滿足的一個重要的先決條件是情勢緊迫。

  法院只有在確信存在所稱的情勢緊迫的情況下才會做出訴前禁令的決定。為了滿足情勢緊迫的要求,訴前禁令申請人必須在專利權人了解侵權行為后的相當短的時間內提出訴前禁令請求。德國不同的法院的實踐略有不同。總體上,在一個月內提出禁令請求即可。

  情勢緊迫要求是在德國簽發訴前禁令救濟的兩個重要先決條件之一,即訴前禁令理由。除情勢緊迫條件外,法院必須考慮訴訟當事人之間的困難平衡。出于衡平考慮,須權衡當事方之間的利益。法院必須確信法律上不存在適當的救濟,或者如果不簽發訴前禁令,專利權人會遭受不可彌補的損害。而且,必須權衡專利權人遭受的損害和如果訴前決定錯誤,被控侵權人遭受的損害。

  依據簽發訴前禁令的第二個主要先決條件,即簽發禁令的法定權利,只有在訴前禁令的簡易程序中,在被告的侵權行為且最終侵權問題足夠清楚以允許做出緊急決定的情況下,訴前禁令才會簽發。特別是,請求人必須提供如下證明:

  1.請求人是據以形成請求基礎的專利權的真實所有人(或被許可人)

  2.被告實施了表面侵權行為,或實施侵權行為的危險逼近。

  3.被告的被控侵權確實為請求人專利的保護范圍所覆蓋。

  ()采用保護函進行防衛

  被控侵權人可以向其預計提交訴訟的法院交存保護函”(Schutzschrift)。這一程序并沒在德國的民事訴訟法典中予以規定,但已為法院所廣泛接受。保護函包含對預計簽發訴前禁令的異議,以及不應單方(即沒有在先的庭審)簽發訴前禁令的請求。

  在被控侵權人能夠提供充分的理由反對訴前禁令的很多情況下,保護函的確可以導致訴前禁令被駁回。情況也可能是這樣,即如果被控侵權人成功地使法庭相信侵權問題還不夠清楚,法院寧愿專利權人提起常規的訴訟(在同一法院)以便更詳盡地處理專利侵權問題。

  若被警告的一方擔心簽發訴前禁令,通常會快速在相關法院提交保護函。結果是法院在多數情況下不愿意僅憑單方禁令請求(而是召集口頭審理)就批準立即停止侵權令。

  ()專利有效性

  專利有效性屬于最初提到的訴前禁令理由的問題。被告通常會試圖使法院相信請求人的專利缺乏有效性,例如通過在慕尼黑的專利法院快速提交無效訴訟。在一些情況下,侵權人在使其侵權產品進入市場時,就已經準備好無效訴訟。

  當專利的有效性存在爭議時,如果無效訴訟的原告的理由足夠恰當,使得侵權訴訟法官懷疑該專利難以在無效審理中被維持有效,法院將僅駁回訴前禁令申請。可以說,如果法院中止正常的訴訟程序等待針對原告專利的無效或異議程序的結果,那么法院在相同情況下將不得不駁回訴前禁令請求(因為保持訴前禁令程序是不可能的)

  ( )決定過程

  法院可以非常快地做出反應。單方禁令可以在幾天內獲得。如上所述,這通常僅適用于侵權清楚的案件。另一個選擇是,法院可以迅速召集雙方當事人參加庭審,在一些情況下甚至在幾周內進行。如果被告申請單方禁令(通過異議程序)對抗已經簽發的禁令,則同樣必須進行庭審。

  在審理中,各方當事人必須出席并證明其各自的主張。只有證人在庭審中作證,證人證詞才能被采信。

  法院通常在審理后立即做出決定。一旦簽發訴前禁令,其可由請求人臨時執行。

  ()執行的高風險

  如果訴前禁令在隨后的上訴審理或以后的主要程序中被推翻,最初提出訴前禁令的請求人必須賠償被告因執行訴前禁令而產生的任何損失。

  德國專利訴訟體系為解決國際專利糾紛提供了一種有效的解決機制。因此,專利權人通常選擇在德國進行首次訴訟以獲得判決。由于德國專利法院做出的判決頗具美譽,因此專利權人將其用于世界范圍內的其他訴訟中。(知識產權報 作者 尼爾斯·海德 董巍)

 

 

 

 

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